東京高等裁判所 平成８年（行ケ）２２０号 判決 1999年6月29日
アメリカ合衆国
ミネソタ州セントポール、３エム センター
原告
ミネソタ マイニング アンド マニュファクチュアリング カンパニー
代表者
テリル ケント コーリー
訴訟代理人弁理士
浅村皓
小池恒明
高松武生
木川幸治
岩井秀生
東京都千代田区丸の内２丁目１番２号
被告
旭硝子株式会社
代表者代表取締役
瀬谷博道
訴訟代理人弁理士
内田明
萩原亮一
安西篤夫
主文
特許庁が平成５年審判第４２９１号事件について平成８年５月１５日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 原告の求めた裁判
主文第１項同旨の判決。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「マイクロバブル」とする発明（本件発明）についての特許権者である（本件特許）。本件特許は、１９８７年１月１２日アメリカ合衆国における特許出願に基づく優先権主張により昭和６３年１月１１日特許出願（特願昭６３－３６５６号）され、平成２年６月１５日に出願公告（特公平２－２７２９５号）、平成３年２月１９日に特許査定があり、平成３年１１月２８日特許第１６２７７６５号として設定登録されたものである。
被告は、平成５年３月８日、本件特許につき無効審判を請求し、平成５年審判第４２９１号事件として審理されたが、平成８年５月１５日、出訴期間として９０日が附加された上、特許第１６２７７６５号発明の明細書の請求項第１項ないし第１２項に記載された発明についての特許を無効とする、との審決があり、その謄本は平成８年６月５日原告代理人に送達された。
原告は、その後、上記審決の取消しを求める本訴係属中である平成８年１０月２日、訂正審判請求をし、平成８年審判第１６７７８号事件として審理され、平成９年７月３０日、別紙訂正審決理由のとおりの理由（２頁ないし６頁）により、「本件発明の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」との審決（訂正審決）があり、その謄本は、同年９月２２日原告代理人に送達され、訂正審決は確定した。
２ 本件発明の要旨
(1) 訂正審決による訂正前の特許請求の範囲の記載（第１ないし第４項は、訂正審決の前後で変更はない。）
１ アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物重量比が１．２：１～３．０：１の範囲であり、ガラス重量の少くとも９７％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＣａＯ、３～８％のＮａ2Ｏおよび２～６％のＢ2Ｏ3から成るガラスのマイクロバブル。
２ 前記マイクロバブルの密度が０．０８から０．８の範囲である特許請求の範囲第１項記載のマイクロバブル。
３ 前記ＣａＯ：Ｎａ2Ｏ比が１．２：１～３．０：１の範囲である特許請求の範囲第１項記載のマイクロバブル。
４ 前記ＣａＯ：Ｎａ2Ｏ比が少くとも１．９：１である特許請求の範囲第３項記載のマイクロバブル。
５ アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１～３．０：１の範囲の重量比で有し、そして密度が０．０８～０．８の範囲であり、ガラス重量の少くとも９０％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＣａＯ、３～８％のＮａ2Ｏ、および２～６％のＢ2Ｏ3から成るガラスのマイクロバブル。
６ 前記ガラスが約１．０％までのＰ2Ｏ5および／または１．０％のＬｉ2Ｏを含有する特許請求の範囲第１項記載のマイクロバブル。
７ 前記ガラスが約１．５％までのＳＯ3を含有する特許請求の範囲第６項記載のマイクロバブル。
８ アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１～３．０：１の範囲の重量比で有し、ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＲＯ、３～８％のＲ2Ｏ、および２～６％のＢ2Ｏ3から成るガラスのマイクロバブルであって、前記Ｒが所定の原子価を有する少くとも１種の金属であるマイクロバブル。
９ 前記アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物重量比が少くとも１．９：１である特許請求の範囲第８項記載のマイクロバブル。
１０ 前記ガラス重量の少なくとも９７％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＲＯ、３～８％のＲ2Ｏ、および２～６％のＢ2Ｏ3から成り、前記Ｒが所定の原子価を有する少くとも１種の金属である特許請求の範囲第８項記載のマイクロバブル。
１１ 前記アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物重量比が少くとも１．９：１である特許請求の範囲第１０項記載のマイクロバブル。
１２ ガラス粒子の自由流動集合体であって、少なくともその７０重量％が特許請求の範囲第２項、第５項、第８項、第９項、第１０項あるいは第１１項の何れか１項に記載のマイクロバブルであるガラス粒子の自由流動集合体。
(2) 訂正審決で訂正された特許請求の範囲第５ないし第９項の記載（訂正前の第５ないし第１２項に対応するが、訂正前の第７項、第９項及び第１１項が削除され、項番号が繰り上がっている。）
５ アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１～３．０：１の範囲の重量比で有し、そして密度が０．０８～０．８の範囲であり、ガラス重量の少くとも９０％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＣａＯ、３～８％のＮａ2Ｏ、２～６％のＢ2Ｏ3、および０．１２５～１．５％のＳＯ3から成るガラスのマイクロバブル。
６ 前記ガラスが約１．０％までのＰ2Ｏ5および／または１．０％のＬｉ2Ｏを含有する特許請求の範囲第５項記載のマイクロバブル。
７ アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を２．０：１～３．０：１の範囲の重量比で有し、ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＲＯ、３～８％のＲ2Ｏ、２～６％のＢ2Ｏ3及び０．１２５～１．５％ＳＯ3から成るガラスのマイクロバブルであって、前記Ｒが所定の原子価を有する少くとも１種の金属であるマイクロバブル。
８ 前記ガラス重量の少なくとも９７％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＲＯ、３～８％のＲ2Ｏ、２～６％のＢ2Ｏ3及び０．１２５～１．５％ＳＯ3から成り、前記Ｒが所定の原子価を有する少くとも１種の金属である特許請求の範囲第７項記載のマイクロバブル。
９ ガラス粒子の自由流動集合体であって、少なくともその７０重量％が特許請求の範囲第２項、第７項、または第８項の何れか１項に記載のマイクロバブルであるガラス粒子の自由流動集合体。
３ 審決の理由の要点（前記のとおり、本件においては訂正審決が確定しているが、以下の審決の理由の要点において、「本件発明５」などと表記しているのは、訂正前のものを指す。）
(1) 本件発明の要旨
前記２(1)のとおりである。
(2) 被告（請求人）の主張
被告は、次の理由により、本件発明１ないし１２は、いずれも特許法１２３条１項の規定により無効にすべきものであると主張する。
本件各発明はいずれも後記引用例（審判甲第２号証＝本訴甲第３号証）の発明と同一の発明、あるいはそれに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法２９条１項３号の発明に該当し、特許法２９条１項の規定に違反して特許されたもの、あるいは特許法２９条２項に違反して特許されたものである。
(3) 証拠及びその記載内容
引用例は、昭和５０年８月２５日に国立国会図書館に受け入れられた、Ｐ．Ｃ．Ｓｏｕｅｒｓ外著、「ＵＣＲＬ－５１６０９ ＦＡＢＲＩＣＡＴＩＯＮ ＯＦ ＴＨＥＧＬＡＳＳ ＭＩＣＲＯＢＡＬＬＯＯＮ ＬＡＳＥＲＴＡＲＧＥＴ」１～２１頁及び４８頁であり、それには以下の記載がある。
ａ）「ガラスマイクロバルーン製レーザーターゲットの製造」（１頁「標題」）
ｂ）「中性子産出のために設計された最初のＬＬＬレーザーターゲットの製造について記載する。水素ガスを充填したガラスマイクロバルーンをターゲットとして使用した」（１頁「要約の項」）
ｃ）「この種のターゲットの心臓部は、直径７０～８０－μｍ、壁厚約１－μｍのガラスマイクロンバルーンである」（「ターゲットの説明」の項、２頁左欄下から４～２行）
ｄ）「ニュートロンターゲットの製造において、我々は出発材料として市販の最良のマイクロバルーンを購入しようとした。マイクロバルーンの形態では４種類のみが入手可能である。すなわちガラス、ニッケルマグネシウム、プラスチック及びカーボンである。（中略）このマイクロバルーン型の相対的なメリットを以下に記載する。プラスチックの軽量充填材として２社がガラスマイクロバルーンを製造している。（中略）Ｅｍｅｒｓｏｎ＆Ｃｕｍｉｎｇのガラスマイクロバルーンは、外径が５－３００μｍで４０－８０μｍが最も一般的である。壁厚は１／２－２μｍである。製造方法はホウケイ酸ナトリウムの水溶液スラリーから出発するといわれている。（中略）Ｅｍｅｒｓｏｎ＆Ｃｕｍｉｎｇの基本的ガラスマイクロンバルーンは、３Ｍのものに近い組成である。つまり、窓ガラスの組成に類似している（シリカ７２％含有）。（中略）
３Ｍのガラスマイクロバルーンは、ガスを固定ガラス粒子に透過させることによって製造されている6。また発泡剤の添加は微量である。出来上ったマイクロバルーンは０．０３４ＭＰａ（５ｐｓｉ）のＳＯ2とＯ2を含有しているといわれている8。３Ｍの全マイクロバルーンは、７５－８０％のシリカとカルシウムとナトリウムを含んでいる点で窓ガラスと化学的に類似している。」（２頁右欄～３頁右欄の「マイクロバルーンシェルへのガラスの使用」）
ｅ）「Ⅱ ガラスマイクロバルーンの組成と予想物性」（６頁標題）
ｆ）「ガラスは、通常金属原子のみが分析されるが、結果は、全成分があたかも酸化物であるかのように酸素と化学量論的に対になっている。実際には、カーボネート、サルフェート、フルオライドが存在する場合がある」（６頁左欄２１～２６行）
ｇ）「未篩粉ガラスマイクロバルーンのバッチ分析
極めて多数のガラスマイクロバルーンのグレー度があるので、表２にはこの報告書で記述した各バッチをリストした。表３と４には実際に行った全分析の結果をリストした。通常のように簡便さと費用の面から、今までは金属のみを分析した。表５と６は、モル％でオキサイドの主要成分を再リストした」（７頁）
ｈ）「ペンタンを使用する目的は、密度が０．６３×１０3ｋｇ／ｍ3より小さいマイクロバルーンのすべてを沈降させることにある」（１６頁左欄３～５行）
ｉ）「参照 （中略）
６．Ｗ．Ｒ．ＢｅｃＫ ａｎｄ Ｄ．Ｌ．Ｏ’Ｂｒｉｅｎ（３Ｍ Ｃｏ．），固体ガラス粒子を再加熱することによって製造されたガラスバブル、米国特許第３３６５３１５（１９６８年１月２３日）」（４８頁）
(4) 対比・判断
本件発明のマイクロバブルと引用例に記載のマイクロバルーンとを対比・検討するに当たっては、本件発明を、ガラス重量の少なくとも９０％が本質的にＳｉＯ2、ＣａＯ、Ｎａ2Ｏ、およびＢ2Ｏ3の４成分から成るとされている本件発明５、８、９、１０、１１及びそれを含むところの本件発明１２と、ガラス重量の少なくとも９７％が本質的にＳｉＯ2、ＣａＯ、Ｎａ2Ｏ、及びＢ2Ｏ3から成るとされている本件発明１、２、３、４、６、７とに分けて検討することとする。
(a) 本件発明５、８、９、１０、１１及び１２について
（ア） まず引用例に記載の技術内容を検討する。
前掲摘示した事項から、引用例には、３Ｍ社が製造したガラスバブルをレーザーターゲットに使用するために購入し、この報告書作成者がその成分を分析したこと、そのガラスバブルは米国特許第３３６５３１５号に記載の製造法によって製造されたものであること、発泡剤の含有量が微量であること及びマイクロバブルの密度は０．６３より大きいものも、小さいものも存在することが記載されているといえる。
そして、その分析結果は表３等に記載されており、そこに記載の成分は酸化物として存在するものであるから、その表３には、以下に示す事項が記載されているといえる。
<１> B18A P－9151－7のマイクロバブルの組成
ＳｉＯ2７４．１％、ＣａＯ９．４％、Ｎａ2Ｏ４．３％、Ｂ2Ｏ3３．９％（ＲＯ１０．２％、Ｒ2Ｏ５．１１％）
<２> B22A P－9339－9のマイクロバブルの組成
ＳｉＯ2７３．０％、ＣａＯ９．０％、Ｎａ2Ｏ５．９％、Ｂ2Ｏ3４．８％（ＲＯ９．１％、Ｒ2Ｏ６．７％）
<３> B35D P－0097－1のマイクロバブルの組成
ＳｉＯ2７６．８％、ＣａＯ９．１％、Ｎａ2Ｏ６．８％、Ｂ2Ｏ3２．３％（ＲＯ９．５％、Ｒ2Ｏ７．２％）
（イ） 次に本件発明と引用例に記載のバブルとを対比して検討する。
本件発明５について
本件発明５と、引用例記載のB18A P－9151－7のマイクロバブル（以下「バブル<１>」という。）とを対比する。
引用例の記載からＳｉＯ2、ＣａＯ、Ｎａ2Ｏ、及びＢ2Ｏ3の合計量を求めると、それは９１．６％ということになる。さらにアルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を求めると１．９９になる。またこのバブルの密度が０．０８から０．８の範囲にあることも前掲摘示したから分かる。
これらの事実を踏まえた上で、本件発明５と引用例のバブル<１>とを対比検討するに、引用例のバブル<１>は、４成分の合計量が、本件発明５で特定する、少なくとも９０％であるとの要件を満たしており、その余の本件発明５で規定する要件をも満たしている。
そして、B22A P－9339－9のマイクロバブル（以下「バブル<２>」という。）及びB35D P－0097－1のマイクロバブル（以下「バブル<３>」という。）についても、同様に対比してみるに、いずれも本件発明５の要件を満たしていることが分かる。
したがって、本件発明５は引用例に記載されている発明と同一ということになる。
本件発明８について
本件発明５の場合と同様に対比すると、引用例のバブル<１><２><３>がいずれも本件発明８の要件を満たしていることが分かる。
本件発明９について
本件発明５の場合と同様に対比すると、引用例記載のバブル<１>のアルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物は前記したとおり１．９９であるから、該バブルは本件発明９で規定する要件も満たしている。
本件発明１２について
引用例のバブル<１><２><３>が本件発明１２に規定する要件を満たしていることは、上述した事項から明らかである。
（ウ） 原告の主張に関して
原告は、書証１ないし１３を添付した、被告の研究員であるハリーＪ．マーシャルの宣誓供述書である乙第４号証等を提出して、引用例に記載のバブルの組成に関し、「引用例に報告されている分析結果は正しくなく、また当業者であれば正しくないことは容易に認識しうることである」と主張する（審判答弁書６頁１３～１６行）。さらに本件特許に係るガラスマイクロバブルは、引用例の刊行日より相当後まで製造したことがない旨の主張もする（同６頁１３～１６行）。
しかしながら、これら原告の主張によって、引用例の分析結果が正しくなく、原告の主張するところが正当であるとすることはできない。
その理由は以下のとおりである。
<１> 原告は本件発明の組成がガラスバブルの組成ではなく、その前段階で生成するガラスフリットの組成であるがごとき主張し（審判答弁書７頁）、それ故に引用例の分析結果が正しいとしても、本件発明は引用例記載のバブルとは別異のものであると主張する。
しかしながら、本件発明はガラスバブルの組成であることは、本件明細書の記載から明らかであり、この主張は明らかに失当である。なお、この点に関しては、その後においても直接撤回するという主張は存在しない。
<２> 乙第４号証に添付された書証４ないし６は、「Ｔｈｅ Ｓｈａｒｐ－Ｓｃｈｕｒｔｚ Ｃｏｍｐａｎｙ」が作成したもので、３Ｍ製造のガラスの組成を分析したものであるとするものである。
しかしながら、ここに記載の組成について、宣誓供述書においては、それがバブルの組成であるとの記載も存在すれば、それは原料の組成であるがごとき記載も存在し（翻訳文３頁末行～４頁２行）、一貫性がない。
<３> 該書証４ないし６は、バブルＢ１８Ａに関するものであると同書証ではしているようでもあるが（訳文４頁２０～２１行）、その供述自体明確でない。
またもちろん書証４ないし６の記載自体からでは、その組成が前記バブル<１><２><３>のいずれに関するものか、あるいはそれ以外のものに関するものか明らかでないし、さらにそれがバブルに関するものか、フリットに関するものかも明らかでない。
<４> 引用例に記載のバブル<１><２><３>は米国特許第３３６５３１５号による方法で製造されたものであるとされているものであり、この明細書には本件発明のバブルのように、アルカリ土類金属酸化物とアルカリ金属酸化物との比率について、１以上のもの、すなわち、アルカリ土類金属酸化物の含有量の方が高いものの実施例は存在しない。
しかしながら、思想上このようなものを製造することが、同明細書記載の発明の対象となっていることは充分に把握し得るところである。
そして、原告はそれに記載の方法で、引用例記載の組成のバブルが製造できることを否定するに足る事実を提出していない。
<５> 書証１０及び１２はガラスバブルの分析結果であるとしているが、分析対象の製品がいかなるものであるのか、同書証自体からでは明らかでないし、もちろんその組成がバブル<１><２><３>ものであるとするに足りる事実の開示もない。
<６> いずれにしても、添付されているすべての書証を見ても、書証それ自体からでは、バブル<１><２><３>の組成が引用例に記載のものが正しくなく、誤りであるとすることはできない。
(b) 本件発明１、２、３、４、６及び７について
（ア） まず引用例の記載内容について検討する。
前掲摘示した記載、表３及び表５から、引用例には、以下のことが示されている。
<４> B12AX P－8144－2のマイクロバブルの組成
ＳｉＯ2８１．５％、ＣａＯ９．４％、Ｎａ2Ｏ３．８％、Ｂ2Ｏ3３．２％（ＲＯ９．８％、Ｒ2Ｏ４．６％／ＲＯ：Ｒ2Ｏ＝２．１２）
<５> B15BX P－0745－8のマイクロバブルの組成
ＳｉＯ2８０．９％、ＣａＯ８．９％、Ｎａ2Ｏ４．５％、Ｂ2Ｏ3３．２％（ＲＯ９．７％、Ｒ2Ｏ５．３％／ＲＯ：Ｒ2Ｏ＝１．８３）
<６> B35D P－8705－6のマイクロバブルの組成
ＳｉＯ2８１．５％、ＣａＯ８．５％、Ｎａ2Ｏ５．７％、Ｂ2Ｏ3１．９％（ＲＯ８．５％、Ｒ2Ｏ５．９％／ＲＯ：Ｒ2Ｏ＝１．４５）
（イ） 次に上記本件発明と引用例記載の上記マイクロバブルとを対比して検討する。
本件発明１について
引用例記載のLB12AX P－8144－2のマイクロバブル（以下「バブル<４>」という。）について、ＳｉＯ2、ＣａＯ、Ｎａ2Ｏ、及びＢ2Ｏ3の合計量を求めると、それは９７．９％ということになる。さらにアルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を求めると２．１２になる。
これらの事実を踏まえた上で、本件発明１と引用例のバブル<４>とを対比すると、まずこのバブルは本件発明１で特定する、前記した４成分の合計が少なくとも９７％であるとの要件を満たしている。そして、その余の本件発明１で規定する要件もすべて満たしている。
したがって、本件発明１は引用例に記載されている発明と同一ということになる。
本件発明２について
本件発明１の場合と同様に対比する。引用例のバブル<４>の密度が０．０８から０．８の範囲にあることは前掲摘示したｈ）から分かるから、バブル<４>は本件発明２で規定する要件を満たしている。
本件発明３について
本件発明１の場合と同様に対比する。引用例のバブル<４>のＣａＯ：Ｎａ2Ｏを産出すると２．４８となり、本件発明３の要件を満たしている。
本件発明４について
引用例のバブル<４>が本件発明４の要件を満たしていることは上記（◇本件発明３について）から明らかである。
本件発明６について
バブル<４>が本件発明６の要件を満たしていることは上述のことから明らかである。
本件発明７について
引用例には、出来上がったマイクロバルーンが０．０３４ＭＰａ（５ｐｓｉ）のＳＯ2とＯ2を含有しているといわれているとの伝聞的な記載は存在するが、その両化合物はＳＯ3ではないから、引用例のマイクロバルーン中にＳＯ3が存在することを示すものではない。
してみると、引用例に記載のバブル<４>は、本件発明７の要件を満たしていることになる。
なお、ＳＯ2が存在する原因を検討してみるに、引用例のバブルは前記したとおり米国第３３６５３１５号特許発明の技術により製造されたものであり、その特許によれば、該原因は、フリット形成後ＳＯ2含有ガスと接触させることによりバブルを形成する際にＳＯ2が残存するか、あるいはガラス原料中に発泡用等のために存在せしめた硫酸塩あるいはＳＯ3が分解して形成されたものであるということになる。
前者の場合には、製品中にはＳＯ3は残存しない。
また後者の場合には、原料中のＳＯ3等がバブル形成時に分解して、ＳＯ2が形成されたものであり、この場合にも、引用例のバブルを製造するのに採用された特許発明の手法が、特開昭５８－１５６５５１号の発明及び本件特許発明とも同様の手法であることからして、特にその含有量が引用例の場合と差異があるとはいえない。
したがって、前記記載があるからといって、各バブル<１>ないし<６>の個別のマイクロバルーンに製造時においてＳＯ3等を発泡剤として使用した場合においても、バブル中でのＳＯ3残存量が１．５％を越えることを示すものでもなく、上記伝聞的な記載について、引用例のバブルを製造するのに利用した特許との関連を検討しても、先の結論は変わるものではない。
（ウ） 原告の主張に関して
本件発明５等に関する先の場合と同様の主張に加え、表５のＳｉＯ2の数値が推定値であることから、その分析値によっては、新規性を否定することはできない旨の主張する。
しかしながら、推定値であるとはいえ、このようなガラス組成が引用例に示されていることは事実である。
そして、これらを含めると引用例には、ＳｉＯ2、ＣａＯ、Ｎａ、Ｏ、及びＢ2Ｏ3の４成分の合計量が９１．６％から９７．９％のガラス組成が一の米国特許明細書に開示されている技術に基づいて製造されたものであることが示されていることになる。
また本件発明においても、この４成分の含有量が９０％の場合と９７％の場合で、その作用効果に特に差異があるような記載もない。
さらに、該特許による方法では４成分が９７％を越えるようなものは製造できないという事実の開示もない。
その上、書証１ないし１３が添付された乙第４号証外の被告提出の乙号証の記載によってもこの推定が誤りであることを示す事実の開示はない。
以上のとおりであるから、被告提出の乙号証によっても、先の結論を失当であるとすることはできない。
したがって、本件発明はいずれも引用例に記載された範囲のものということになり、本件発明は特許法２９条１項の規定に違反して特許されたものということになる。
(5) むすび
以上のとおりであるから、本件発明は、特許法２９条１項の規定にも違反して特許されたものであり、特許法１２３条１項１号に該当し、無効とすべきものとする。
第３ 原告主張の審決取消事由
１ 本件発明１ないし４について
審決は、引用例に記載のものと本件発明１とを対比して、「本件発明１と引用例のバブル<４>とを対比すると、まずこのバブルは本件発明１で特定する、前記した４成分の合計が少なくとも９７％であるとの要件を満たしている。そして、その余の本件発明１で規定する要件もすべて満たしている。」と認定したが、誤りである。
すなわち、引用例記載の<４>のマイクロバブルのＳｉＯ2は８１．５％、<５>のマイクロバブルのＳｉＯ2は８０．９％、<６>のマイクロバブルのＳｉＯ2は８１．５％であって、引用例記載の<４>のマイクロバブルはもとよりのこと、<５>のマイクロバブルも<６>のマイクロバブルも、いずれもＳｉＯ2が明らかに８０％を超えており、本件発明１が規定する「７０～８０％のＳｉＯ2」という要件を満たしていないので、引用例に記載のものは、本件発明１の要件を充足するものではない。
本件発明２ないし４は、本件発明１の構成要件を備え、さらにそれを限定したものであるから、本件発明１に関する審決の上記認定が誤っている以上、本件発明２ないし４が引用例に記載のものと同一であるとした審決の認定も当然に誤っていることになる。
２ 訂正前の本件発明５ないし１２について
審決は、訂正前の特許請求の範囲５ないし１２の記載に基づいて、本件発明５ないし１２の要旨を認定したが、訂正審決が確定したことにより、発明の要旨認定を誤ったことになり、取り消されるべきである。
第４ 審決取消事由に対する被告の反論
１ 本件発明１ないし４について
本件発明１の特許請求の範囲には、「……本質的に７０～８０％のＳｉＯ2……から成るガラス」との記載があり、引用例記載のマイクロバブルがＳｉＯ2の上限値を形式的に超えていることは、原告主張のとおりであるが、引用例記載のバブル<５>は本件発明１のＳｉＯ2の上限値８０％をわずか０．９％超えるにすぎず、０．９％の相違は本質的な違いではない。
原告は、前記の数値の違いを強調するだけで、上記バブル<５>が本件発明１の効果を有しないと主張、立証をしておらず、０．９％の相違が本質的な違いでないことを自ら認めたものに等しい。
してみると、本件発明１と引用例記載のものとの唯一の相違点は前記ＳｉＯ2含有量であるから、本件特許の請求項１の発明が引用例に記載された発明と同一であるとした審決の認定に誤りはない。
したがって、本件発明２ないし４についての審決の認定にも誤りはない。
２ 訂正前の本件発明５ないし１２について
訂正後の本件発明５ないし９は、訂正前の本件発明５、６、８、１０及び１２の構成に対して、訂正前の本件発明７の構成に記載のＳＯ3含有量を追加したものである。そして、訂正前の本件発明７は、本訴の審理の対象となっている審決において、無効の判断がなされており、訂正審決により追加が認められたＳＯ3含有量については、本件発明７についての判断において審決で既に判断されているから、審決取消訴訟における判断の対象が存在しないとする原告の主張は失当である。
ガラスバブルの製造にＳＯ3ブローイング剤を用いるときには、ガラスバブルのガラス組成中に、例えば０．３～１．０％（甲第４号証の３＝特許出願公告昭４９－３７５６５号公報）、０．５％（甲第６号証の１＝米国特許第３，３６５，３１５号公報の実施例５）、０．０１２５～１．２５％（乙第１号証＝米国特許第４，３９１，６４６号公報）程度のＳＯ3が不可避的に含有されることは、当業者の常識である。
訂正後の本件発明５ないし９の構成において、訂正で追加されたＳＯ3含有量「０．１２５～１．５％」は、上記甲第４号証の３、甲第６号証の１及び乙第１号証の値と重複し、本件出願時の当業者の常識の範囲を出ていない。
訂正前の本件発明７の構成では、ＳＯ3含有量の下限値が規定されていなかったので、審決は上限値のみについて判断したようであるが、ＳＯ3がガラスバブルの製造方法に由来して不可避的に含有する物質であって、本件発明のＳＯ3含有量の範囲も常職の範囲を出ていない以上、下限値を含め、この点に特許性の根拠を求めることはできない。
本件訂正は、訂正前の本件発明５、６、８、１０及び１２の構成に対して、本件発明７の構成に記載のＳＯ3含有量を追加したものであり、形式的には、本件発明５、６、８、１０及び１２の構成を減縮したものであるから、訂正審決の確定により訂正前の特許請求の範囲に基づいて発明の要旨を認定した点に、審決には形式的な要旨認定の誤りがあるが、ＳＯ3含有量が不可避的に含有されるものと区別できず、したがって、訂正前後の発明には実質的な違いがない。
よって、訂正後の特許請求の範囲の記載に基づき発明の要旨を認定しても、審決が引用した引用例と対比して、審決と同旨の理由により審決と同一の結論に達することは明らかである。したがって、上記誤りは審決の結論に影響を及ぼさず、審決を取り消すことはできない。
第５ 当裁判所の判断
１ 本件発明１ないし４及び訂正後の本件発明９（訂正前の本件発明１２の一部）について
(1) 本件発明１の特許請求の範囲の記載は、「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物重量比が１．２：１～３．０：１の範囲であり、ガラス重量の少くとも９７％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＣａＯ、３～８％のＮａ2Ｏおよび２～６％のＢ2Ｏ3から成るガラスのマイクロバブル。」というにある。これに対し、引用例に記載のマイクロバブルのＳｉＯ2の含有量は、B12AX P－8144－2（バブル<４>）が８１．５％、B15BX P－0745－8（バブル<５>）が８０．９％、B35D P－8705－6（バブル<６>）が８１．５％であり（原、被告間に争いがない。）、これらは、本件発明１のＳｉＯ2の含有量を越えるものであることが明らかである。
したがって、本件発明１の構成と引用例に記載のマイクロバブルとの間には、ＳｉＯ2の含有量において相違があるところ、審決はこの相違点を看過したものとのいうべきである。そして、この看過の誤りは、本件発明１が引用例に記載のものと同一であるとした審決の結論に影響を及ぼすものであることが明らかである。
被告は、引用例記載のバブル<５>は本件発明１のＳｉＯ2の上限値８０％をわずか０．９％超えるにすぎず、この相違は本質的な違いではないから、審決において、本件発明１が引用例に記載されたものと同一であると認定した点には誤りはない、と主張する。
しかしながら、審決は、ＳｉＯ2の含有量に関しては、「その余の本件発明１で規定する要件もすべて満たしている。」と判断しているだけで、「０．９％の相違が本質的な違い」か否かについての検討がされたものとは認められない。審決は、本件発明１と引用例に記載のものとの間のＳｉＯ2の含有量の相違点を看過したものといわざるを得ず、被告の上記主張は採用することができない。
(2) 本件発明２及び３は本件発明１の要件を引用し、さらに、本件発明４は本件発明３の要件を、訂正後の本件発明９（訂正前の本件発明１２）は本件発明２の要件をそれぞれ引用しているから、本件発明２ないし４及び訂正後の本件発明９はいずれも本件発明要件を引用しているものである。
そして、上記(1)で判断したところによれば、審決は、本件発明２ないし４及び訂正後の本件発明９のうち本件発明１の要件を引用する部分についても、引用例に記載のものとの間のＳｉＯ2の含有量の相違点を看過したものというべきであり、この看過の誤りは、本件発明２ないし４及び訂正後の本件発明９が引用例に記載のものと同一のものであるとした審決の結論に影響を及ぼすものであることが明らかである。
２ 訂正後の本件発明５ないし９について
(1) 本件発明５の訂正前の特許請求の範囲の記載は、
「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１～３．０：１の範囲の重量比で有し、そして密度が０．０８～０．８の範囲であり、ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＣａＯ、３～８％のＮａ2Ｏおよび２～６％のＢ2Ｏ3から成るガラスのマイクロバブル。」
であったところ、訂正審決により、「……Ｂ2Ｏ3」の後に「、および０．１２５～１．５％のＳＯ3」との要件が加わったものであり、これにより、本件発明５は、ガラスのマイクロバブル中にＳＯ3が含まれているものに限定されることになり、訂正前の特許請求の範囲を減縮するものであることが明らかである。そして、本件発明５の要件を引用する訂正後の本件発明６及び本件発明９（上記１の(2)に示した以外のうちの一部）も、同様に訂正前のものの特許請求の範囲を減縮するものである。
(2) 本件発明７の訂正前の特許請求の範囲の記載は、特許請求の範囲第８項に対応するものであり、
「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１～３．０：１の範囲の重量比で有し、ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０～８０％のＳｉＯ2、８～１５％のＲＯ、３～８％のＲ2Ｏ、および２～６％のＢ2Ｏ3から成るガラスのマイクロバブルであって、前記Ｒが所定の原子価を有する少くとも１種の金属であるマイクロバブル。」
であったところ、訂正審決により、「アルカリ金属酸化物を１．２：１～３．０：１の範囲の重量比で有し」が「アルカリ金属酸化物を２．０：１～３．０：１の範囲の重量比で有し」と訂正され、また「……Ｂ2Ｏ3」の後に「、および０．１２５～１．５％のＳＯ3」との要件が加わったものであり、アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比の数値範囲を限定し、ガラスのマイクロバブル中にＳＯ3が含まれているものに限定されることになって、訂正前の特許請求の範囲を減縮するものであることが明らかである。そして、本件発明７の要件を引用する本件発明８及び９（前記(1)以外のもの）も、同様に訂正前のものの特許請求の範囲を減縮するものである。
(3) そして、特許を無効とした審決の取消しを求める訴訟の係属中に訂正審決が確定し、これにより特許請求の範囲が減縮された場合においては、訂正後の発明が特許を受けることができるかどうかは、審決を取り消した上、改めてまず特許庁における審判の手続によって審理判断されるべきである（最高裁平成７年（行ツ）第２０４号平成１１年３月９日第三小法廷判決）から、訂正後の本件発明５ないし９に対応する訂正前の本件発明５ないし１２についてした審決も取り消されるべきものである。
第６ 結論
よって、審決を取り消すべく、主文のとおり判決する。
（平成１１年６月１７日口頭弁論終結）
（裁判長裁判官 永井紀昭 裁判官 塩月秀平 裁判官 市川正巳）
理由
１． 手続の経緯・本件発明の要旨
本件審判の請求の要旨は、特許第１６２７７６５号（昭和６３年１月１１日出願、平成３年１１月２８日設定登録）の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書の通りに訂正しようとするものであって、その訂正の内容は次のとおりのものである。
<１>願書に添付した明細書（以下、「明細書」という）第２頁第３行～同第４行（特公平２－２７２９５号公報（以下、「公報」という）第１欄第２０行～同第２１行）「および２～６％のＢ2Ｏ3」を『２～６％のＢ2Ｏ3、および０．１２５～１．５％のＳＯ3』と訂正する。
<２>明細書第２頁第８行（公報第２欄第１行）「１」を『５』と訂正する。
<３>明細書第２頁第９行～同第１０行（公報第２欄第３行～同第４行）を削除する。
<４>明細書第２頁第１１行（公報第２欄第５行）「８」を『７』と訂正する。
<５>明細書第２頁第１２行（公報第２欄第６行）「１．２」を「２．０」と訂正する。
<６>明細書第２頁第１５行（公報第２欄第８行～同第９行）「および２～６％のＢ2Ｏ3」を『２～６％のＢ2Ｏ3及び０．１２５～１．５％ＳＯ3』と訂正する。
<７>明細書第２頁第１８行～同第２０行（公報第２欄第１２行～同第１４行）を削除する。
<８>明細書第３頁第１行（公報第２欄第１５行）「１０」を『８』と訂正する。
<９>明細書第３頁第３行（公報第２欄第１７行）「および２～６％のＢ2Ｏ3」を『２～６％のＢ2Ｏ3及び０．１２５～１．５％ＳＯ3』と訂正する。
<10>明細書第３頁第５行（公報第２欄第１９行）「８」を『７』と訂正する。
<11>明細書第３頁第７行～同第９行（公報第２欄第２０行～同第２２行）を削除する。
<12>明細書第３頁第１０行（公報第３欄第１行）「１２」を『９』と訂正する。
<13>明細書第３頁第１２行（公報第３欄第３行）「８項、第９項、第１０項あるいは第１１」を「７項、または第８」と訂正する。
<14>明細書第５頁第１行～同第２行（公報第３欄第３１行～同第３２行）に「、結果として生じる生成物」とあるのを、『ガラスバブルの生成』と訂正する。
<15>明細書第８頁第１３行（公報第５欄第１４行～同第１５行）に「組成物であって前出の成分が前記ガラス」とあるのを『ガラスバブルであって、前出の成分が前記ガラスバブル』と訂正する。
そこで、これらの訂正事項について、検討すると、上記訂正事項のうち、<１><６><９>の訂正は、訂正前の明細書における、発明の詳細な説明の記載に基づいて、ガラスのマイクロバブル中にＳＯ3が含まれているものに限定したものであって、特許請求の範囲の減縮を目的としたものに該当する。
<５>の訂正は、訂正前の明細書における、発明の詳細な説明の記載に基づいて、アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物の比についてその数値範囲を限定したもので、特許請求の範囲の減縮を目的としたものに該当する。
<３><７><11>の訂正は、請求項を削除する訂正であって、特許請求の範囲の減縮を目的としたものに該当する。
また、<４><８><10><12><13>の訂正は、前記特許請求の範囲の請求項の削除に伴う訂正であって、明瞭でない記載の釈明を行うことを目的とした訂正に該当する。
<14><15>は、明瞭でない記載の釈明を行うことを目的とする訂正に該当する。
更に、<２>の訂正は、誤記の訂正を目的とした訂正に該当する。
そして、前記各訂正は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではなく、また訂正後の特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明でもない。
したがって、本件審判請求は、特許法第１２６条第１項第１号～第３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第２項、第３項及び第４項の規定に適合する。
よって、結論の通り審決する。